Il Tribunale dell’Unione Europea riconosce la rinomanza del marchio “Oreo”.

Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 28 maggio 2020, resa nella causa T-677/18, ha confermato la validità dell’opposizione presentata dal titolare del noto marchio di biscotti “Oreo” alla domanda di registrazione di un marchio figurativo costituito dall’immagine di due biscotti rotondi di colore nero contenenti un ripieno di crema bianca. L’opposizione si basava sull’art. 8.5 del Regolamento n. 207/2009 sul Marchio Comunitario (RMC), successivamente sostituito dal Regolamento n. 2017/1001, che consente al titolare di un marchio che gode di rinomanza di opporsi alla registrazione di un marchio successivo identico o simile anche per prodotti o servizi non simili quando l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa recare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o trarre indebito vantaggio dagli stessi.

Il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi figurativi, poiché nel secondo segno erano riprodotti gli elementi caratterizzanti il primo, vale a dire la forma “a sandwich” dei due biscotti neri contenenti il ripieno di crema bianca, le scanalature sul bordo e le decorazioni geometriche presenti sui lati esterni. Trattandosi di marchio complesso, composto da elementi figurativi e denominativi, il Tribunale ha inoltre precisato che la somiglianza tra i segni deve essere valutata nell’insieme e non sulla base delle singole componenti, escludendo pertanto che gli elementi denominativi apposti sulle rispettive confezioni potessero evitare la confondibilità.  

Il Tribunale ha infine riconosciuto l’eccezionale rinomanza del marchio “Oreo” e la sussistenza di un indebito vantaggio a favore del marchio successivo. I prodotti di consumo quotidiano dello stesso genere, infatti, sono tendenzialmente collocati nei punti vendita l’uno accanto all’altro, il livello di attenzione del consumatore medio non è particolarmente elevato e nel raffronto tra i segni la componente figurativa risulta preponderante rispetto a quella denominativa.

(Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 28 maggio 2020, causa T-677/18)