La Corte di Giustizia esclude la decadenza per non uso del marchio “Testarossa” della Ferrari.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 22 ottobre 2020 resa nelle cause riunite C-720/18 e C-721/18, si è pronunciata sulla possibilità di considerare decaduto per non uso il noto marchio “Testarossa”, registrato dalla Ferrari per veicoli e parti costitutive di automobili e utilizzato, per oltre cinque anni, esclusivamente per identificare automobili sportive di lusso e i relativi pezzi di ricambio e accessori.

Ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2008/95/CE, un marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistano motivi legittimi per il suo mancato uso.

Alla Corte è stato, quindi, richiesto di chiarire se un marchio registrato per diverse categorie di prodotti abbia formato oggetto di “uso effettivo” anche se sia stato utilizzato in relazione a uno specifico segmento di mercato (nella fattispecie: automobili sportive di lusso e relativi ricambi).

Ad avviso della Corte, la mera circostanza che le automobili per le quali il marchio è stato utilizzato siano “sportive” o “di lusso” e, quindi, possano appartenere a un mercato specifico, non implica che esse costituiscano una sottocategoria autonoma di automobili. Di conseguenza, non si può affermare che il marchio sia stato utilizzato solo per “alcuni” dei prodotti per i quali è stato registrato. Nonostante il numero esiguo di prodotti venduti con il marchio in oggetto, l’uso che ne è stato fatto deve considerarsi “effettivo” e idoneo a escluderne la decadenza.

La Corte ha, inoltre, precisato che rientra nella nozione di “uso effettivo” anche la rivendita di prodotti di seconda mano contraddistinti dal marchio.  

(Corte di Giustizia, sentenza del 22 ottobre 2020, cause riunite C-720/18 e C-721/18)