La Corte di Giustizia si pronuncia sulle condizioni di tutela di marchi registrati per servizi di vendita al dettaglio

La Corte di Giustizia, con sentenza resa il 4 marzo 2020 nelle cause riunite da C-155/18 P a C-158/18 P, ha annullato quattro sentenze del Tribunale dell’Unione Europea che avevano respinto l’opposizione presentata dalla società Tullallian Burlington - titolare dei marchi “Burlington” e “Burlington Arcade”, che identificano centri commerciali - contro la registrazione di quattro marchi “Burlington” per prodotti di abbigliamento e accessori da parte della società Burlington Fashion.

I motivi posti a sostegno dell’opposizione si fondavano, in primo luogo, sulla violazione dell’art. 8.5 del Regolamento n. 207/2009 sul Marchio Comunitario (RMC), successivamente sostituito dal Regolamento n. 2017/1001. La norma consente al titolare di un marchio che gode di notorietà di opporsi alla registrazione di un marchio successivo identico o simile anche per prodotti o servizi non simili quando l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa recare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o trarre indebito vantaggio dagli stessi.

In secondo luogo, la Tullalian Burlington lamentava la violazione dell’art. 8. 1. b) RMC, che consente al titolare del marchio anteriore di opporsi alla registrazione di un marchio successivo identico o simile per prodotti o servizi identici o simili quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico.

Sotto il primo profilo, la Corte ha specificato che le condizioni previste dall’art. 8.5 RMC per la protezione dei marchi che godono di notorietà sono cumulative, per cui l’assenza di una sola di esse impedisce di invocare la tutela prevista dalla norma. Poiché il Tribunale aveva escluso che dall’uso dei marchi successivi potesse derivare un indebito vantaggio o un ingiustificato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi anteriori, aveva omesso di proseguire nella disamina degli altri requisiti richiesti per l’applicazione della norma (ossia l’esistenza di un nesso tra i marchi anteriori e i marchi richiesti e la notorietà dei marchi anteriori). Ad avviso della Corte, tuttavia, l’errore del Tribunale è stato quello di essersi limitato a escludere la riduzione di “attrattiva commerciale” dei marchi anteriori in seguito all’uso dei marchi successivi, senza considerare che tale circostanza non dimostra, di per sé, l’assenza di un ingiustificato pregiudizio e di un indebito vantaggio.

Per quanto concerne, invece, il rischio di confusione, il Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie il principio espresso nella sentenza “Praktiker” (CGUE, 7 luglio 2005, C-418/02), in base al quale il richiedente di un marchio che designa i “servizi di vendita al dettaglio” deve specificare la tipologia dei prodotti offerti in vendita. In assenza di questa specificazione, infatti, non sarebbe possibile stabilire la somiglianza tra i servizi oggetto dei marchi anteriori e i prodotti oggetto dei marchi richiesti.

La Corte, pur riconoscendo che i “servizi di vendita al dettaglio” comprendono anche i servizi forniti da una galleria commerciale, ha affermato che il principio enucleato nella sentenza “Pratkiker” non può trovare applicazione con riferimento ai marchi registrati prima di tale sentenza.

(Corte di Giustizia, sentenza del 4 marzo 2020, cause riunite da C-155/18 P a C-158/18 P)